解决知识产权领域的权利冲突问题有三大原则,即保护在先权利原则,诚实信用原则、维护公平竞争原则。首先,保护在先权利,结论是在后权利人停止侵权;其次,在后权利的取得和行使如果违反诚实信用原则,例如恶意申请商标和使用商标,则法律不予保护,对于在后商标授权之后、无效决定生效之前的使用行为,同样应承担停止侵权、赔偿损失的责任;最后,只有基于善意去取得在后权利,个别情形下,法律基于维护公平竞争原则,才会去保护在后权利。
一、知识产权领域权利取得的两种方式
知识产权领域的权利取得方式有两种,权利取得时间也不同。第一类是自然取得,例如著作权是作品完成之日取得权利,未注册商标是自开始使用未注册商标之日取得权利;第二类是授权取得,例如专利、注册商标都是授权公告之日取得权利。
《商标侵权判断标准》规定:第三十二条在查处商标侵权案件时,应当保护合法在先权利。以外观设计专利权、作品著作权抗辩他人注册商标专用权的,若注册商标的申请日先于外观设计专利申请日或者有证据证明的该著作权作品创作完成日,商标执法相关部门可以对商标侵权案件进行查处。
两个比较的时间。是在自然取得的取得时间、授权权利的申请日期范围内进行比较。
二、要确定具体的权利范围和具体的侵权情形,做到一对一。
例如,要确定商品核定范围和被诉侵权产品的具体使用情形,做到一对一。商标领域,商品核定范围是指类似群(四位数,例如0701),被诉侵权产品上的被诉侵权标识也有可能是多种多样的,有单一的文字,也有文字+图案,对应被控侵权人不同的商标。
所谓一对一,是指原告不能将核定范围以外的商标来主张权利,被告不能用“文字+图案”的注册商标来作为“文字”侵权标识的抗辩理由。
原告的一对一。原告的一个商标图案可能注册在多个大类、类似群上,如果被告只有一个被诉侵权产品/服务,则原告只能主张一个商标。例如“眼镜行”与“眼镜的安装、修理”,分属不同大类,具有包容关系,如果被告仅从事了经营眼镜店的行为,原告只能以“眼镜行”上的商标来主张权利。
位于同一个类似群的近似商标,可以称为系列商标。系列商标由主商标和从属商标组成,主商标的显著性和知名度会向从属商标迁移。因此,系列商标可以看做一个商标,系列商标内部商标数量的增减,既不影响判定侵权(当然,商标侵权行为发生在最后一个商标授权日之后),也不影响损失数额的确定。
被告的一对一。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》第一条第二款:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。”可见,被告如果有多个商标,实际经营中也使用了多个商标,即多个被诉侵权标识,则被告只能一对一抗辩,不能通用抗辩。
三、对于商标(字号)领域的权利冲突,有三大原则,即保护在先原则、诚实信用原则、市场共存原则。
双方存在冲突的权利在起始时间上有先有后,法律为了保护公共利益,选择保护在先,即依据保护在先原则就可以作出停止侵权的判断。诚实信用原则是指在双方权利有先有后的基础上,后方权利是否知道在先权利的存在,如果在后权利知道在先权利存在,说明权利在后一方存在主观恶意,则不但停止侵权,还要赔偿损失。市场共存原则(维护市场公平竞争原则),通常适用于自然取得权利在前、授权取得权利在后案件,或者前后均是自然取得权利,例如字号不正当竞争案件。当然,时间上不分先后、同时期的权利,也应适用市场共存原则。此时,要求双方销售区域边界明显,即不得损害公共利益,而且双方不知道对方存在,即也没有损害个体利益,在此基础上判定双方共存,以维护市场的公平竞争秩序,可见,市场共存原则是在不侵害公共利益、个体利益的基础上做出的选择,目的维护公平竞争秩序。
法律依据。法发〔2009〕23号《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》:“10、妥善处理注册商标、企业名称与在先权利的冲突,依法制止“傍名牌”等不正当竞争行为。……按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则,依法审理该类权利冲突案件。有工商登记等的合法形式,但实体上构成商标侵权或者不正当竞争的,依法认定构成商标侵权或者不正当竞争,既不需要以行政处理为前置条件,也不应因行政处理而中止诉讼。……企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲突,当事人不具有恶意的,应当视案件具体情况,在考虑历史因素和使用现状的基础上,公平合理地解决冲突,不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争;……因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标,不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的,应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。”
法律依据。《国家知识产权局关于商标注册后被宣告无效前侵犯他人商标权是否予以行政处罚的批复》(国知发保函字〔2021〕155号):“根据上述规定,我局认为:宣告注册商标无效的决定或者裁定生效后,该注册商标专用权视为自始即不存在,该商标核准注册后被宣告无效前,该商标的注册人或者被许可使用人存在商标法第五十七条规定的行为之一的,均属侵犯注册商标专用权行为。该商标的注册人或者被许可使用人没有主观过错的,不予行政处罚;存在恶意等主观过错的,依照商标法第六十条第二款规定予以处理。是否存在主观过错,应综合考虑原商标注册人在申请注册时的主观状态、核准注册后的实际使用情况、宣告无效所依据的事实和理由等进行判断。”
三大原则与行政机关先行处理的关系。如果被诉侵权人只有一个注册商标,通常来说,司法权不能代替行政权,还是由行政机关先行处理,即在先权利人申请在后商标无效后,商标局无效在后商标。但如果被诉侵权人也是系列商标,或者不停申请类似商标,而且侥幸仍能够授权,在此情形下,只要无效掉第一个在后商标即可,不需行政机关先行处理,在被诉侵权人注册商标合法有效的情况下,人民法院就可以判决停止请权、赔偿损失。原因是,如果被诉侵权人已经有多个类似商标,则(无效)程序上的时间过长,会影响到实体正义;如果被诉侵权人违反诚实信用原则,不停申请类似商标,则违法行为不能获得合理信赖利益,人员法院可以迳行判决。
法律依据。《商标审查审理指南》第176页规定:标准执行一致原则指的是在商标注册申请、异议、驳回复审、宣告无效等各类商标案件的审查审理过程中,要在法律适用和标准执行上与结论正确的前案保持统一和一致,强调“相同情况相同处理”。标准执行一致原则实质上系要求商标法的适用要有体系性和可预期性,避免出现同案不同判的现象。
四、单从公共利益角度考量,就可以判定两标识是否构成近似、容易导致混淆,就可以判定是否构成商标侵权;被诉侵权人具有主观恶意的,则更加容易判定侵权。
商业标识包括商标、字号等。商业标识,是为消费者区分商品/服务来源的,判定停止侵权主要是为了保护公共利益。因此,单单从公共利益考量,就可以判定商标是否近似、混淆。
2021年《商标审查审理指南》——下篇 商标审查审理篇——第一章 概述——3.5混淆第159页,写到:“混淆可能性的判定,首先,应考虑商品或者服务的类似程度和双方商标标志的近似程度;其次,应考虑在先商标的显著性和知名度等因素;再次,商标申请人若存在意图导致混淆后果的故意,有助于认定混淆可能性,但申请人是否具有恶意并非认定混淆可能性的必备要件;最后,其他影响混淆可能性判定的因素,包括相关公众的注意程度、实际发生混淆等。在先商标的显著性和知名度、商标申请人的主观意图、实际发生混淆等因素均需结合商标权利人提交的证据予以判定。”
2021年《商标审查审理指南》——下篇 商标审查审理篇——第五章 商标相同、近似的审查审理——3、判定原则和方法3.2.4商标申请人的主观意图,第241页,写到:“判断是否易导致来源混淆,应考虑商标申请人的主观意图。商标申请人有明显的恶意,在其他因素相同时,则更有可能造成相关公众混淆。”
简单理解,在判定是否侵权的权重中,公共利益占据60%,在先个体利益占据40%,既可以公共利益单项决定是否侵权,也可以二者综合考虑。
五、主观恶意的确定。
主观恶意的判断标准是在后权利是否知道或者应当知道在先权利。知道是指双方地址相邻等,应当知道是指在先权利具有很高的知名度。
具有下列情形之一,通常认定被诉侵权人具有主观恶意:
1、被诉侵权人先后担任原被告的股东、董事长、法定代表人,或者是前员工等身份关系。
2、双方住所地相邻,销售区域重叠;
3、在后权利人反复无效、撤销在先权利(商标);
4、在后商标被无效、撤销后,在后权利人仍然反复申请在后商标。
法律依据。法释〔2021〕4号《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》:“第三条 对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;(六)其他可以认定为故意的情形。”
《商标审查审理指南》第347页,“第十二章 特定关系人抢注他人在先使用商标的审查审理”,“5 合同、业务往来关系及其他关系的判定”,“5.3 常见的其他关系 常见的其他关系包括:(3)商标申请人与在先使用人营业地址邻近。”
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定:“18.4【“恶意注册”的认定】
认定商标法第四十五条第一款规定的“恶意注册”,可以综合下列因素:(5)诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近;”
六、字号不正当竞争案件参照适用商标侵权案件。
《反不正当竞争法》规定:“第六条 经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);”
〔2022〕9号《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释法释》:第十一条 经营者擅自使用与他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)、域名主体部分、网站名称、网页等近似的标识,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系,当事人主张属于反不正当竞争法第六条第二项、第三项规定的情形的,人民法院应予支持。第十二条 人民法院认定与反不正当竞争法第六条规定的“有一定影响的”标识相同或者近似,可以参照商标相同或者近似的判断原则和方法。
在2022年之前,似乎字号不正当竞争纠纷仅包括字号相同一种情形;从2022年开始,法律明确字号不正当竞争纠纷包括相同和近似两种情形。需要注意的是,法院系统改了,行政机关并未改变,例如商标无效案件,仅包括诉争商标与在先字号相同或者基本相同,不包括近似。
法律依据。《商标审查审理指南》第351页规定:“将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者基本相同的文字申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使在先字号权人的利益可能受到损害的,应当认定为对他人在先字号权的损害,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。”
七、违反诚信获得的权利、合理信赖利益不受法律保护,违法获得的市场秩序不受法律保护。
《最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2023)摘要》:“29.企业名称合法权利基础的判断
【案号】(2022)最高法民终146号
【裁判要旨】对某一标志享有商标专用权,不代表其当然有权将该标志作为企业名称使用。在权利人字号已具有较高知名度的情况下,即便被诉侵权人后续被许可使用或者取得与权利人字号相同或近似的商标,也无法基于在后的商标取得将权利人字号登记注册为企业名称的权利。”
说明仍然适用的是诚实信用原则,即使在后权利人形式上取得了相关的商标或者字号,只要是违反诚信获得的,均不合法,不受法律保护。
《最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2023)摘要》:“17.非善意的被诉侵权行为人不具有可保护的信赖利益
【案号】(2022)最高法民终313号
【裁判要旨】在商标侵权诉讼中,被诉侵权标识曾为注册商标,后被商标行政主管部门撤销。被诉侵权人是否因商标曾获准注册具有信赖利益,应考虑其主观状态,如果被诉侵权人明知信赖基础不合法或者明显违法仍实施相应行为,其主观态度难谓善意,其所谓的信赖利益不应给予保护。”
法〔2019〕293号《最高人民法院关于发布第22批指导性案例的通知》:“指导案例113号 裁判要点4.违反诚实信用原则,恶意申请注册商标,侵犯他人现有在先权利的“商标权人”,以该商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况形成了“市场秩序”或者“商业成功”为由,主张该注册商标合法有效的,人民法院不予支持。”
合理信赖利益原则无法对抗诚实信用原则,通过违反诚信取得的权利或者利益,均不受法律保护。
原文链接详见:知识产权领域权利冲突的解决路径及法律后果
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