“使用环境特征”在专利侵权中的认定

2023-05-18  作者:史慧敏  

《专利法》及《专利法实施细则》没有规定关于“使用环境特征”这一概念,其首次出现在最高人民法院(2012)民提字第1号株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷再审民事判决书中。

 

该判决书中将“使用环境特征”定义为:

使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。

 

最高人民法院在(2020)最高法知民终313号ALC粘合剂技术责任有限公司、温州市星耕鞋材有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书中,对“使用环境特征”进一步阐述:

 

按照技术特征所限定的具体对象的不同,技术特征可分为直接限定专利保护主题对象本身的技术特征以及通过限定保护主题对象之外的技术内容来限定保护主题对象的技术特征。前者一般表现为直接限定专利保护主题对象的结构、组分、材料等,后者则表现为限定专利保护主题对象的使用背景、条件、适用对象等,进而间接限定专利保护主题对象,因而被称为“使用环境特征”。常见的使用环境特征多表现为限定被保护主题对象的安装、连接、使用等条件和环境。但鉴于专利要求保护的技术方案的复杂性,使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护主题对象安装位置或连接结构直接有关的结构特征。对于产品权利要求而言,用于说明有关被保护主题对象的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,虽对产品的结构并不具有直接限定作用,也属于使用环境特征。

 

二、“使用环境特征”对权利要求保护范围的限定作用及限定程度

《专利法》第六十四条规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

 

(2012)民提字第1号案件中涉案专利的权利要求1为:“一种用于将后换挡器连接到自行车车架上的自行车后换挡器支架,所述后换档器具有支架件、用于支撑链条导向装置的支撑件……所述的第一连接结构提供的连接点是在所述第二连接结构提供的连接点的下方和后方。”

 

一审由宁波中院审理,法院认为:株式会社岛野第一次公开的原始文本的权利要求1对后换档器支架所安装的自行车车架结构及具体安装方式并没有作限定,修改后的第二次公开的原始文本的权利要求1对后换档器支架所安装的自行车车架结构作了限定,即“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”,也即该后换档器支架一定要安装在专利所述结构的自行车车架上才能构成侵权,该特定的自行车车架结构构成了专利的必要技术特征之一,最后的授权文本除对上述自行车车架结构作同样的限定外,对具体的安装方式也作了限定,在此前提下株式会社岛野才获得了本案专利的授权。因此本案专利权利要求1所述的特定的自行车车架结构及特定的安装方式是本案专利的两个必要技术特征。


既然本案专利后换档器支架可以安装在其他结构的自行车车架上,而被诉侵权产品因尚未被安装在自行车上,对其安装后是否会具备“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换档器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”这一必要技术特征及安装方式是否如本案专利权利要求所述并不清楚,因此该被诉侵权产品是否构成侵权的比对条件尚不具备,株式会社岛野认为被诉侵权产品已构成侵权的诉请不成立,不予支持。浙江高院的二审及再审均予以维持。

 

株式会社岛野不服再审判决,向最高人民法院申请再审。

 

最高院提审后认定:这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件,属于使用环境特征,对于权利要求1所保护的后换挡器支架具有限定作用。使用环境特征对于保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定。一般情况下,使用环境特征应该理解为要求被保护的主题对象可以使用于该种使用环境即可,不要求被保护的主题对象必须用于该种使用环境。

 

2016年4月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第九条规定:被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。司法解释于2020年修正,该条款予以保留。


北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》中规定:24、写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。

 

可见,“使用环境特征”记载在权利要求中,属于权利要求的组成部分,通常情况下,是对权利要求保护范围起到限定作用的,但因为“使用环境特征”描述的是发明创造所使用的背景或者条件,而非针对保护主题本身结构的直接限定,因此其对权利要求保护范围的限定作用和限定程度也与一般技术特征有所不同。


可以理解为“使用环境特征”对权利要求保护范围具有限定作用,但限定程度有限,被保护的主题对象可以使用于该种使用环境即可。用现在很火的一句网络用语来概略就是:有限定作用,但不多。

 

三、对专利撰写是否应采用“使用环境特征”的启示

1.“使用环境特征”对权利要求的保护范围具有限定作用,那么最初专利确权阶段,权利要求中谨慎采用使用环境特征,能不用就不用。


2. 原始专利申请文件中对权利要求必要技术特征的提炼概括极为重要,需要充分考虑专利的保护主题是否必须用于该使用环境,即便必须,也不建议在权利要求书或者说明书中明确记载专利的技术方案只能用于某种使用环境下。如果本领域技术人员在阅读专利的权利要求书、说明书以及专利审查档案后可以毫无疑义地得确定保护主题必须用于该种使用环境,那么该使用环境特征应被理解为要求被保护主题必须使用于该特定环境。如此,专利授权后,若进入专利侵权诉讼阶段,当该“使用环境特征”成为确定专利保护范围的争议焦点时,一旦被控侵权方证明涉案专利的保护主题还具有其他使用环境,则使得被控侵权产品未落入涉案专利的保护范围,功亏一篑。


3. 为了公开充分或者满足新颖性、创造性的要求,对于未写入权利要求中的使用环境特征,应在说明书中对使用环境特征进行详尽的描述,为日后审查意见答复预留修改余地。

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